Срок регистрации лицензионного договора на товарный знак

Необязательно. Однако заявитель вправе по собственной инициативе представить копию платежного документа вместе с соответствующим заявлением или указать сведения о платежном документе.

В случае подачи заявления одной из сторон договора, либо подачи заявления, подписанного сторонами договора, данное заявление может быть подписано представителем стороны договора, не являющимся патентным поверенным. Вместе с тем к данному заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия представителя, оформленная в соответствии с пунктом 1 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Необходимо. Государственные реестры содержат, в том числе сведения об адресе для переписки с обладателем исключительного права.

Согласно пункту 1 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель.

Согласно пункту 1 статьи 1505 Гражданского Кодекса Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Таким образом, правообладателю необходимо представить заявление, оформленное согласно Приложению № 1 к Административному регламенту, а также уплатить соответствующую пошлину, и, в случае необходимости, представить иные документы, исчерпывающий перечень которых указан в пункте 18 Административного регламента.

в одностороннем порядке.

Одна из сторон лицензионного (сублицензионного) договора/договора коммерческой концессии (субконцессии) намерена расторгнуть договор в одностороннем порядке. Такая возможность предусмотрена договором. При этом договором предусмотрено, что сторона желающая расторгнуть договор в одностороннем порядке, обязана совершить определенные действия, например – уведомить другую сторону по почте о расторжении договора. Осуществляется ли при рассмотрении такого заявления проверка соблюдение стороной подавшей заявление порядка одностороннего расторжения, предусмотренного договором?

Ответ: При рассмотрении вышеуказанного заявления проверка соблюдения порядка одностороннего расторжения, предусмотренного договором, не проводится.

в одностороннем порядке. Какие документы необходимо представить для государственной регистрации прекращения предоставления права использования результатов ИС или средств индивидуализации в одностороннем порядке?

Необходимо представить заявление, подписанное стороной, которая расторгает договор. В случае если заявление подписывает представитель заявителя, не являющийся патентным поверенным, также необходимо представить доверенность. Также по инициативе заявителя может быть представлен документ(ы), подтверждающий(ие) уплату пошлины.

Форма заявления приведена в Приложении № 9 к Административному регламенту.

баз данных по лицензионному (сублицензионному) договору в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности?

В соответствии с положениями пункта 5 статьи 1262 Гражданского Кодекса Российской Федерации государственной регистрации подлежит только переход исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных к другому лицу по договору или без договора. Таким образом, предоставление права использования зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных по лицензионному (сублицензионному) договору не подлежит государственной регистрации.

Согласно пункту 1 статьи 1027 Гражданского Кодекса Российской Федерации по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Таким образом, предмет договора коммерческой концессии в обязательном порядке должен включать товарный знак/знак обслуживания, в противном случае такой договор не является договором коммерческой концессии.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации по лицензионному (сублицензионному) договора/договору коммерческой концессии (субконцессии) зарегистрировано со сроком действия – «до 15.03.2016». Заявление о внесении изменений было подано в канцелярию федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности после указанной даты. Возможно ли государственная регистрация изменений, в том числе продление срока его действия?

Ответ: Нет. Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет проверку соблюдения условий государственной регистрации на дату их рассмотрения.

Согласно пункту 2 статьи 1235 Гражданского Кодекса Российской Федерации предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1233 Гражданского Кодекса Российской Федерации к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к лицензионным договорам применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453) Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 450 Гражданского Кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским Кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Согласно пункту 1 статьи 452 Гражданского Кодекса Российской Федерации соглашение, в том числе об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

Таким образом, изменения, касающиеся, в том числе срока действия договора, также подлежат государственной регистрации и без государственной регистрации считаются несостоявшимися.

Положения пункта 3 статьи 1232 Гражданского Кодекса Российской Федерации содержат требования об указании в документах, представляемых для государственной регистрации распоряжения правом по договору, сведений, в том числе о сроке действия договора, если такой срок договором определен.

Таким образом, в случае поступления заявления о внесении изменений в зарегистрированное ранее распоряжение исключительным правом по лицензионному (сублицензионному) договору/договору коммерческой концессии (субконцессии) после истечения срока действия договора оно не может быть удовлетворено.

Сторонам договора следует подать новое, самостоятельное заявление о государственной регистрации предоставление права использования результатов интеллектуальной собственности и/или средств индивидуализации по договору.

если он подписывает заявлении о государственной регистрации распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной собственности или средство индивидуализации, который не входит в его специализацию (например, товарный знак)?

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ "О патентных поверенных" полномочия патентного поверенного на ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, правообладателем, работодателем или иным заинтересованным лицом и не требующей нотариального заверения. Вместе с тем, данное положение закона относится к случаям, когда патентный поверенный действует в пределах своей специализации, указанной в Реестре патентных поверенных Российской Федерации.

Таким образом, в данном случае действует общее правило – пункта 1 статьи 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации: "доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом". Т.е. в данном случае доверенность патентному поверенному должна быть нотариально удостоверена.

Согласно положению пункта 2 статьи 1232 Кодекса в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации. При этом, в силу положения пункта 6 статьи 1232 при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации без договора, переход исключительного права считается несостоявшимся.

Согласно пункту 1 статьи 1249 Кодекса за совершение юридически значимых действий, связанных, в том числе с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам взимаются, соответственно патентные и иные пошлины, порядок и сроки уплаты которых определены Положением о Пошлинах. За рассмотрение заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара к другому лицу без договора и принятие решения по результатам его рассмотрения (пункт 3.14 Приложения к Положению) составляет 13500 рублей + 11500 рублей за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1.

Согласно пунктам 13, 14 Регламента срок предоставления государственной услуги составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления в Роспатент. Государственная регистрация перехода исключительного права на РИД без договора или отказ в такой регистрации осуществляется в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня поступления в Роспатент документов, указанных в пункте 19 Регламента. Указанный в абзаце втором пункта 13 Регламента срок может быть увеличен в случае необходимости направления заявителю уведомлений, предусмотренных пунктами 60 и 66 Регламента, повторной проверки уплаты пошлины в соответствии с пунктом 62 Регламента, проверки ответа на уведомление в соответствии с пунктом 67 Регламента, рассмотрения заявления об отзыве заявления в соответствии с пунктом 70 Регламента.

Согласно пункту 19 Регламента предоставление акта приема-передачи (выписки из него, касающейся исключительного права на РИД) является необходимым в случаях:

а) разделения российского юридического лица / выделении из состава российского юридического лица одного или нескольких юридических лиц;

б) в случае обращения взыскания на имущество правообладателя — протокол о результатах открытых торгов о передаче исключительного права (за исключением наименования места происхождения товара) и (или) акт приема-передачи, касающийся перехода исключительного права на РИД.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ

Приложение к свидетельству на товарный знак о регистрации договора

Нотариальная доверенность от правообладателя не требуется, так как Заявку в Роспатент подает Патентный поверенный.

Скачать коммерческое предложение

Наша Компания предоставляет полный комплекс услуг в области регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак, включая составление лицензионных договоров, договоров об отчуждении (уступке) исключительного права на торговую марку, договоров коммерческой концессии (франчайзинга); регистрации перехода исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) без договора; регистрации изменений в зарегистрированный договор и пр.

Как распорядиться правом на товарный знак?

Распоряжение исключительным правом на товарный знак – это предоставление по договору права на ее использование третьим лицам, либо отчуждение исключительного права на товарный знак в полном объеме.

Торговая марка (товарный знак) может не только обеспечивать защиту прав и интересов правообладателя, но и выступать объектом экономического оборота, т.е. приносить прибыль в результате распоряжения интеллектуальными правами на нее. Кроме того, исключительное право может быть предметом залога. Переход исключительного права на торговую марку и предоставление прав на ее использование может происходить как на основании договора, так и без него (переход исключительного права без договора).

Читайте также  Квартира в наследство что нужно знать?

В любом случае переход и предоставление интеллектуальных прав подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте. При несоблюдении требования о государственной регистрации, переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Виды договоров:

1. Лицензионный договор

По лицензионному договору правообладатель (лицензиар, правообладатель) предоставляет другому лицу (лицензиату, пользователю) право использования торговой марки в определенных договором пределах. Лицензионные договоры бывают 2-х видов:

Простая (неисключительная) лицензия, — когда лицензиар оставляет за собой право выдачи аналогичных лицензий третьим лицам;

Исключительная лицензия, — когда лицензиар не оставляет за собой право выдачи аналогичных лицензий третьим лицам.

Стороны могут предусмотреть в лицензионном договоре разрешенные способы использования торговой марки; территорию использования; срок выдачи лицензии; сферы предпринимательской деятельности, в которых допускается использование торговой марки и пр. Вместе с тем в любом лицензионном договоре лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимого товара качеству товара, производимого лицензиаром. Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

2. Договор об отчуждении исключительного права на торговую марку

По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает другому лицу (приобретателю) исключительное право на торговую марку в полном объеме. Однако, допустимо передать исключительное право лишь в отношении части товаров (работ, услуг), для которых зарегистрирована торговая марка, если оставшиеся товары не являются однородными по отношению к тем, права на которые переданы.

Договор об отчуждении исключительного права не может быть заключен, если передача товарного знака приведет к введению потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара.

3. Договор коммерческой концессии (франчайзинга)

По договору коммерческой концессии наряду с правами на торговую марку одновременно могут и должны предоставляться права на использование иных объектов интеллектуальной собственности (в частности, коммерческих обозначений, ноу-хау). Наиболее известными в России франшизами являются «Пятерочка», «SUBWAY», «SELA», салоны связи «МТС», «TELE2».

Помимо условий, которые возможно согласовать в лицензионном договоре, договор коммерческой концессии может включать порядок контроля за деятельностью пользователя, оказание консультационные и технические услуги, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Кроме того, стороны могут согласовать обязанность пользователя использовать определенное оформление помещений, цену товаров и услуг и ряд других коммерчески значимых условий.

Договоры коммерческой концессии в определенной степени изъяты из сферы действия антимонопольного законодательства, что позволяет сторонам ограничить территорию деятельности по договору и установить обязанность не заключать аналогичных договоров с конкурентами.

Переход исключительного права на Товарный знак без договора

Переход исключительного права на товарный знак без договора имеет место при реорганизации правообладателя (преобразовании, выделении, разделении, слиянии); при открытии наследства гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; при внесении исключительного права в уставный капитал хозяйственных обществ и в иных случаях; на основании судебного решения и проч.

Следует отметить, что условием перехода исключительного права является его государственная регистрация, до этого момента переход является несостоявшимся, что лишает права использовать торговую марку и осуществлять ее защиту.

Как и где зарегистрировать?

Отчуждение исключительного права на Товарный знак по договору, залог этого права и предоставление права использования Товарным знаком по договору, а равно переход исключительного права на Торговую марку без договора, подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации. В данном случае необходимо отметить, что с 2014 года регистрации подлежит не сам договор, а предоставление/отчуждение права на Товарный знак.

Для регистрации перехода исключительного права, предоставления права на использование торговой марки ПО ДОГОВОРУ требуется представить в Роспатент следующие документы:

  • Заявление о регистрации договора по установленной форме;
  • В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
    • подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
    • удостоверенная нотариусом выписка из договора;
    • сам договор;

    Для регистрации перехода исключительного права на торговую марку БЕЗ ДОГОВОРА требуется представить в Роспатент следующие документы:

    • Заявление о регистрации перехода без договора по утвержденной форме
    • Документы, подтверждающие переход исключительного права. Их перечень различен в каждом конкретном случае. Например, при преобразовании юридического лица необходим передаточный акт или выписка из него, желательно также предоставление выписки из Единого государственного реестра юридический лиц.
    • Документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.
    • Доверенность, если заявитель действует через представителя.

    По итогам рассмотрения заявления и прилагаемых документов Роспатент принимает решение о регистрации или отказе в регистрации договора или перехода исключительного права без договора. Сведения о регистрации публикуются в официальном бюллетене, вносятся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания. Сторонам возвращаются экземпляры договора и направляется приложение к свидетельству на торговую марку.

    Обратите внимание! В регистрации распоряжения правом на товарный знак может быть отказано, если данные о правообладателе в реестре товарных знаков не соответствуют данным ЕГРЮЛ, например, если юридический адрес у правообладателя изменился, и такие изменения не были внесены в государственный реестр товарных знаков. В таком случае сначала необходимо актуализировать данные и внести изменения в реестр товарных знаков и только потом регистрировать распоряжение (предоставление) права на товарный знак. Впрочем, такие заявления (о внесении изменений и регистрации распоряжения) могут быть поданы одновременно.

    Размер патентных пошлин

    За совершение всех юридически значимых действий, связанные с Торговыми марками, установлена патентная пошлина, размер и порядок оплаты которой установлен Положением о патентных пошлинах. Мы подготовили выдержки из данного положения, касающиеся предоставления и перехода прав на Товарные знаки:

    Регистрация перехода/ предоставления права на Товарный знак по договору или без договора

    13500 рублей
    + 11500 за каждый знак свыше одного

    Регистрация изменений в договор об отчуждении, лицензионный договор, договор о залоге ТМ

    Регистрация изменений, связанных с расширением предмета договора об отчуждении, лицензионного договора, договора о залоге

    2050 рублей
    + 11500 за каждый дополнительный знак

    Регистрация договора коммерческой концессии (франчайзинг)

    13500 рублей
    + 850 за каждый патент,
    + 11500 за каждый ТЗ

    Регистрация изменений в договор коммерческой концессии (франчайзинг)

    2050 рублей
    + 850 за каждый патент,
    + 11500 за каждый ТЗ, дополняющий предмет договора

    Регистрация расторжения договора на Товарный знак

    Документ об уплате патентной пошлины (платежное поручение), должен быть представлен в патентное ведомство (Роспатент) одновременно с заявлением о продлении ТМ.

    Срок регистрации в Роспатенте

    Срок принятия решения о регистрации распоряжения правом по договору и о переходе исключительного права на торговую марку без договора составляет 2 месяца со дня поступления надлежащим образом оформленных документов.

    Если какие-либо документы оформлены неправильно или вовсе не представлены, правообладателю направляется запрос о необходимости представить необходимые документы или исправить допущенные ошибки. Срок ответа на запрос составляет 3 месяца с даты направления запроса.

    Стоимость юридических услуг

    Наименование (вид) юридических услуг Стоимость
    1 Составление типового лицензионного договора, договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) 5.000 руб.
    2 Составление договора коммерческой концессии, сложных (уникальных) лицензионных договоров, договоров об отчуждении и др.; Юридическая экспертиза существующего договора на возможность регистрации в Роспатенте 6.000 руб./час, но не менее 3.000 руб.
    3 Регистрация перехода/ предоставления права на Товарный знак по договору или без договора; Регистрация изменений в договор; Регистрация расторжения договора 15.000 руб.

    Заказ юридических услуг

    Для заказа услуг по регистрации распоряжения правом на Товарный знак (знак обслуживания), а также услуг по внесению изменений в зарегистрированный договор Вы можете:

    Отправить ЗАЯВКУ ОНЛ@ЙН прямо сейчас
    Позвонить по телефону 8(812) 570-05-16, 570-05-17 (юристы по интеллектуальным правам проконсультируют Вас, ответят на интересующие вопросы и окажут необходимую юридическую помощь)
    Отправить заявку на ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК, мы сами Вам перезвоним
    Отправить сообщение на ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

    Будем рады видеть Вас в числе наших Клиентов!

    Специализация

    Наша Компания специализируется в области регистрации и защиты Интеллектуальных прав

    Реквизиты

    ООО «ЛЕГАЛ ПАТЕНТ»
    ОГРН: 1057811963406 ИНН: 7813327608

    Новости / Архив новостей

    В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2016 г. № С01-1124/2014.

    Плательщики государственных и патентных пошлин — клиенты Сбербанка России — теперь.

    Виды лицензионных договоров Виды лицензионных договоров
    В разделе FAQ мы разместили информацию о видах лицензионных договоров на использование товарного зна.

    Контакты

    Москва, Пресненская наб., 12, оф.5202
    (комплекс «Федерация», башня Восток)
    Телефон в Москве: (495) 123 36 14

    Санкт-Петербург, ул. Галерная, 33
    Телефон в Петербурге: (812) 418 18 19

    Как не потерять товарный знак

    Если вы зарегистрировали товарный знак, это не значит, что он будет вашим всегда: он действует десять лет. Но его можно потерять ещё раньше. Рассказываем, как продлить срок действия товарного знака и что будет, если его зарегистрировать, но не использовать.

    • Автор: Марина Сенинг
    • Редактор: Ирина Ситникова
    • Иллюстратор: Ivan Might

    О том, как зарегистрировать товарный знак, читайте в нашей статье .

    Используйте для бизнеса

    Если вы зарегистрировали товарный знак, то должны его использовать ( ст. 1484 ГК РФ ):

    1. печатать на этикетках или упаковках товаров;
    2. размещать на вывесках;
    3. печатать в шапке документов вашей фирмы;
    4. публиковать в рекламе вашей компании, товаров или услуг;
    5. использовать в интернете, в том числе в доменном имени.

    Вы можете передать право использования своего товарного знака кому-то другому. Для этого нужно заключить лицензионный договор. Тогда придётся проследить, чтобы лицензиат действительно использовал товарный знак ( ст. 1489 ГК РФ ).

    Если вы зарегистрировали товарный знак, но никак его не использовали в течение трёх лет, то можете его потерять. Л юбой человек, который захочет получить права на него, может отправить вам письмо с предложением отказаться от прав на товарный знак или продать права на него. У вас есть два месяца для ответа.

    Если вы три года не использовали товарный знак. Есть два варианта, как действовать:

    1. Откажитесь от прав на товарный знак. Для этого заполните заявление и подайте его в Роспатент:
    • через сайт Госуслуг ;
    • отнесите в офис Роспатента: Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1;
    • отправьте по почте: Роспатент, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993.

    В течение месяца Роспатент примет решение и пришлёт его вам по почте.

    1. Передайте права на товарный знак тому, кто отправил вам письмо. Для этого заключите с ним договор отчуждения ( ст. 1234 ГК РФ ).

    Если вы использовали товарный знак. Напишите об этом в ответе на письмо и прикрепите доказательства: фото вывесок, этикеток, документов, рекламы. Если вы передавали кому-то права на товарный знак, пришлите скриншот его страницы из реестра ФИПС — там будут указаны лицензиаты.

    Если вы не ответите на письмо в течение двух месяцев, желающий получить товарный знак может обратиться в суд. Тогда все доказательства придётся показывать суду. Если вы не докажете, что в течение этих трёх лет использовали товарный знак, суд прекратит его охрану досрочно ( ст. 1486 ГК РФ ). После этого любой желающий сможет зарегистрировать на себя товарный знак, который раньше был вашим.

    Вовремя продлите срок действия

    Срок действия исключительного права на товарный знак — десять лет с того дня, как вы подали заявку. В течение последнего года вы можете продлить право на товарный знак. Вот что для этого нужно.

    Шаг 1. Подготовьте документы

    Вам нужно подать в Роспатент:

    • заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак;
    • согласие на обработку персональных данных;
    • ходатайство о зачёте госпошлины;
    • ходатайство о том, чтобы Роспатент ещё шесть месяцев после окончания срока охранял ваш товарный знак — за это время вы успеете его продлить.

    Шаг 2. Оплатите госпошлину

    Если подадите заявку через интернет, пошлина обойдётся вам на 30% дешевле ( п. 7 Положения о патентных и иных пошлинах ).

    За что Фиксированная сумма При подаче электронной заявки За каждый дополнительный класс МКТУ Пункт положения о пошлинах
    Рассмотрение заявления о продлении права на товарный знак 20 000 ₽ 14 000 ₽ 1000 ₽, если в заявлении больше пяти классов МКТУ 2.22
    Рассмотрение ходатайства о продлении срока охраны ещё на шесть месяцев 2 500 ₽ 1 750 ₽ 2.25

    Можно получить квитанцию в банке или сформировать на сайте Роспатента .

    Шаг 3. Подайте документы в Роспатент

    Есть три способа подать документы:

    • через Госуслуги — понадобится электронная подпись;
    • отнести в офис Роспатента: Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1;
    • отправить по почте: Роспатент, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993.

    Шаг 4. Дождитесь уведомления от Роспатента

    В течение 70 рабочих дней Роспатент решит, продлевать срок действия товарного знака или нет. О своём решении он сообщит вам на почту в течение пяти дней после его принятия. Вместе с позитивным ответом Роспатент пришлёт вам приложение к свидетельству на товарный знак. Если Роспатент вам отказал и вы с этим не согласны, можете обжаловать решение в Суде по интеллектуальным правам.

    Памятка

    Чтобы не потерять право на товарный знак:

    1. Используйте его для бизнеса:

    • печатайте на этикетках или упаковках товаров;
    • размещайте на вывесках;
    • печатайте в шапке документов вашей фирмы;
    • публикуйте в рекламе вашей компании, товаров или услуг;
    • используйте в интернете, в том числе в доменном имени.

    2. Вовремя продлите срок действия права на товарный знак — он закончится через 10 лет:

    • подготовьте документы;
    • оплатите госпошлину;
    • подайте документы в Роспатент;
    • дождитесь уведомления от Роспатента.

    Если Роспатент отказался продлевать срок действия товарного знака, а вы с этим не согласны, подайте жалобу в Суд по интеллектуальным правам.

    Возможно ли использование товарного знака без заключения лицензионного соглашения?

    Компания А является правообладателем товарного знака, под которым выпускает товары бытовой химии. Компания Б оказывает услуги по рекламированию, продвижению товара компании А путем рекламирования товара в каталогах, СМИ, ТВ.

    Необходимо ли заключать лицензионный договор между компанией А и компанией Б на передачу исключительного права на товарный знак?

    Как можно избежать заключения лицензионного договора, но при этом использовать товарный знак другого лица при поставке, перевозке, оказании услуг?

    ОТВЕТ

    Согласно законодательству, отдельным правомочием, входящим в понятие исключительного права на товарный знак, является размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Однако в указанном случае рекламируется товар правообладателя товара по договору с таким правообладателем, то есть, согласие правообладателя на такое использование товарного знака подразумевается изначально. Поэтому нет необходимости заключения лицензионного договора об использовании товарного знака с Компанией Б, однако по решению правообладателя возможность и объем использования товарного знака в рекламе могут быть урегулированы в договоре на оказание рекламных услуг.

    Обратите внимание, что передача исключительного права означает, что использовать товарный знак в период действия такого договора сможет только та организация, которой исключительное право передано. Правообладатель также не сохраняет возможности использовать товарный знак до истечения срока действия исключительной лицензии теми способами, которые указаны в договоре

    Использование зарегистрированного в РФ товарного знака, принадлежащего другому лицу (правообладателю) в коммерческих целях требует заключения одного из договоров, предусмотренных гражданским законодательством: договора отчуждения исключительного права, лицензионного договора (исключительная либо неисключительная лицензия), договор коммерческой концессии. Также часто используют непоименованный в российском законодательстве договор франчайзинга.

    Однако допускается бездоговорное использование товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот правообладателем или с согласия правообладателя. Соответственно, при поставке товара, приобретенного на законных основаниях у правообладателя или с его согласия, поставщик, покупатель, перевозчик имеет право в отношении этого товара использовать товарный знак без заключения лицензионного договора. Например, согласно судебной практике законным является бездоговорное размещение товарного знака на вывеске магазина, если в таком магазине продаются оригинальные запчасти производителя, являющегося правообладателем товарного знака.

    ОБОСНОВАНИЕ

    Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» реклама — это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

    Объект рекламирования — это товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама (п. 2 ст. 3 Федерального закона N 38-ФЗ).

    В силу п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

    Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (пп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

    Исключительное право на товарный знак может осуществляться различными способами. Например, путем размещения на товарах, в рекламе, в доменном имени и др. (п. 2 ст. 1484 ГК РФ). При этом использование товарного знака или сходных с ним обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров без разрешения правообладателя запрещено (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Отсутствие запрета на такое использование не считается разрешением (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

    Правообладатель вправе отчуждать исключительное право на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ) и предоставлять право использования товарного знака по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ). Общие положения о лицензионном договоре предусмотрены ст. 1235 ГК РФ.

    В частности, по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

    Согласно п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

    Как следует из п. 1.1 указанной статьи, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными п. 6 ст. 1235 ГК РФ, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

    Предоставление по договору права использования исключительного права на товарный знак подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ (п. 2 ст. 1490 ГК РФ).

    Согласно статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

    Правообладателям следует помнить, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

    На основании п. п. 1, 2 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать их изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя.

    Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (п. 3 ст. 1515 ГК РФ).

    Из Постановления Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2016 N С01-1146/2016 по делу N А57-6183/2016, рассматривавшего аналогичную ситуацию, следует: расположение предпринимателем на здании магазина, в котором он осуществляет торговлю оригинальными запчастями, вывески с изображением тех товарных знаков, которые имеются на продаваемых им запчастях, введенных в гражданский оборот самим правообладателем товарных знаков или с его согласия, не образует состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, поскольку объективная сторона такого правонарушения состоит в использовании товарного знака для контрафактных товаров. Таких действий предприниматель не совершал. Само по себе указание наименования производителя автозапчастей на фасаде магазина, в котором продаются оригинальные запчасти данного производителя, не свидетельствует о незаконности использования товарного знака, а лишь свидетельствует о том, что в этом магазине продаются оригинальные запчасти к автомобилям, производимым третьим лицом.

    Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

    1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

    1.1. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 настоящего Кодекса, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

    2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

    3. Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

    Судебная практика и законодательство — ГК РФ часть 4. Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

    Принимая в оспариваемой заявителем части судебные акты, Суд по интеллектуальным правам руководствовался положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, и исходил из доказанности ответчиком факта использования товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ «демонстрация товаров».

    Руководствуясь положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, правовой позицией, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд первой инстанции пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований ввиду доказанности фондом «СОЦИУМЪ» его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части услуг 35-го класса МКТУ «демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в Интернете в качестве доменного имени», а также из отсутствия в материалах дела документов, подтверждающих фактическое использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении этих услуг.

    Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

    Подпункт 8 пункта 3.1 Правил распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета Новосибирска от 25 октября 2006 года N 372, признан противоречащим федеральному законодательству и не действующим с момента вступления решения суда в законную силу в той части, в которой он ограничивает права лицензиата, предусмотренные статьей 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    Исследовав и оценив представленные по делу доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденными приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии надлежащих и достаточных доказательств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части услуг 43-го класса МКТУ «услуги по предоставлению временного проживания», «отели», «бронирование мест в гостинице», признав, что осуществляемая истцом деятельность является однородной только части услуг 43-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован неиспользуемый товарный знак, иные услуги данного класса МКТУ истцом не оказываются и не являются однородными его деятельности.

    Суд первой инстанции, принимая во внимание правовую позицию, содержащуюся в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765, оценив в совокупности представленные доказательства в подтверждение широкой известности спорных товарных знаков, исходя из длительности использования спорных товарных знаков в отношении товаров 29-го класса МКТУ «дичь и изделия из дичи, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; консервы мясные и мясорастительные; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя [неживая] и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; свинина», признал товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 333865, 333866 широко известными знаками для целей применения принципа однородности при исследовании вопроса об использовании товарных знаков правообладателем и, руководствуясь статьями 10, 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, отказал в иске.

    Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, руководствуясь положениями статей 101, 169, 171, 172 Налогового кодекса Российской Федерации, статей 1027, 1229, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в определении от 25.07.2001 N 138-О, суды апелляционной и кассационной инстанций признали оспоренные решения инспекции законными и обоснованными.

    Исследовав и оценив представленные по делу доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе заключение судебной экспертизы, руководствуясь статьями 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии», пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии надлежащих и достаточных доказательств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части товаров 28 класса МКТУ, признав однородными производимые Концерном товары (пневматическое оружие, массогабаритные макеты оружия) части товарам 28-го класса МКТУ «игрушки, игрушки с подвижными частями или передвижные; игры».

    При вынесении судебных актов суды руководствовались статьями 1483, 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также учитывали Методические рекомендации по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 02.03.1998 N 41.

    Выводы судов соответствуют положениям статей 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовой позиции, изложенной в пунктах 41, 42 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

    64. Административное действие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 59 Регламента, осуществляется после подтверждения факта уплаты пошлины в порядке и размере, установленных Налоговым кодексом и (или) Положением о пошлинах, и включает проверку наличия Документов, указанных в пункте 19 Регламента, соответствия указанных в них сведений друг другу, а также соответствия Документов условиям регистрации, указанным в подпунктах «а» — «е», «з», «и» пункта 3 Правил, с учетом положений статей 1027, 1028, 1036, 1037, 1229, 1232 — 1239, 1262, 1362, 1365 — 1367, 1369, 1458 — 1460, 1477, 1483, 1488, 1489 Кодекса (далее — условия регистрации).

    Организация покупателем такой продажи товаров может быть осуществлена, в частности, на основании лицензионного договора, заключенного с продавцом-правообладателем товарного знака в порядке, установленном статьями 1489, 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствующих помещениях (торговых площадях), установленных в «вертикальном» соглашении.

    и) проверка наличия у лица (лицензиата), которому предоставляется право использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483 Кодекса), исключительного права пользования таким наименованием в соответствии с пунктом 3 статьи 1489 Кодекса;

    На основании пункта 1 статьи 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Гражданский кодекс) по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

    8) у лица (лицензиата), которому предоставляется право использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483 Кодекса), имеется исключительное право пользования таким наименованием в соответствии с пунктом 3 статьи 1489 Кодекса;

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: